Marchio: le classi merceologiche (o classi di Nizza)

Le classi merceologiche sono categorie nelle quali vengono suddivisi i beni e i servizi ai fini della registrazione del marchio. Questa classificazione è regolata dal Sistema di Classificazione di Nizza, adottato a livello internazionale, che ha l’obiettivo di definire con precisione l'ambito di protezione del marchio, evitando ambiguità e sovrapposizioni con altri marchi già registrati.

Abbiamo visto in un precedente articolo che il marchio è un segno distintivo che consente di identificare e differenziare i prodotti o servizi di un’attività rispetto a quelli di altri concorrenti e che la registrazione di un marchio è un passaggio fondamentale per garantire anche al lavoratore freelance il diritto esclusivo di utilizzo dei propri servizi e la protezione contro eventuali contraffazioni o usi non autorizzati.

Uno degli aspetti essenziali nel processo di registrazione è la scelta delle classi merceologiche e la corretta descrizione dei servizi.

Cosa sono le classi merceologiche (o Classi di Nizza)

Le classi merceologiche sono categorie nelle quali vengono suddivisi i beni e i servizi ai fini della registrazione del marchio. Questa classificazione è regolata dal Sistema di Classificazione di Nizza, adottato a livello internazionale, che suddivide i prodotti in 45 classi: 34 per i beni e 11 per i servizi. L'obiettivo delle classi merceologiche è quello di definire con precisione l'ambito di protezione del marchio, evitando ambiguità e sovrapposizioni con altri marchi già registrati.

Nel dettaglio, le 45 classi merceologiche si suddividono in:

• Classi per i beni (1-34): comprendono categorie come prodotti chimici (classe 1), farmaceutici (classe 5), abbigliamento (classe 25) e alimentari (classi 29-33).

• Classi per i servizi (35-45): includono pubblicità e gestione aziendale (classe 35), finanziari e assicurativi (classe 36), telecomunicazioni (classe 38) e servizi legali (classe 45).

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Quando si deve procedere alla scelta delle classi merceologiche

La scelta delle classi merceologiche (o classi di Nizza) deve avvenire al momento della presentazione della domanda di registrazione del marchio presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) o il WIPO (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) per i marchi internazionali. La selezione corretta è cruciale poiché non è possibile aggiungere classi successivamente, ma solo presentare una nuova domanda.

Scelta delle classi: conseguenze in termini di tutela

La scelta delle classi merceologiche secondo il sistema di Nizza è un passaggio cruciale nella strategia di registrazione del marchio. Questa selezione determina l’ampiezza della tutela del marchio e, di conseguenza, l’efficacia della protezione contro eventuali usi illeciti o contraffazioni.

Ampiezza della tutela: La protezione giuridica di un marchio è limitata alle classi merceologiche specificate nella domanda di registrazione. Se un’impresa registra il marchio per una determinata classe, la protezione si estende solo ai prodotti o servizi inclusi in quella classe, escludendo automaticamente tutti gli altri settori.

Tutela dei prodotti affini: Il principio della “affinità merceologica” consente in alcuni casi di estendere la protezione del marchio a prodotti o servizi simili, anche se appartenenti a classi diverse. Tuttavia, questa tutela è soggetta alla valutazione del rischio di confusione da parte delle autorità competenti e può essere contestata dai concorrenti.

Esclusione della tutela per prodotti non compresi: Se un’impresa non seleziona correttamente le classi pertinenti, il proprio marchio non sarà protetto per prodotti o servizi non elencati nella domanda. Questo può rappresentare un rischio strategico, soprattutto se i concorrenti registrano marchi simili in classi non coperte, sfruttando eventuali lacune nella protezione.

Di conseguenza, una scelta attenta delle classi merceologiche è essenziale per garantire una protezione efficace e completa del proprio marchio. È consigliabile effettuare un'analisi di mercato e consultare esperti di proprietà intellettuale per evitare errori che potrebbero limitare la tutela del marchio nel lungo periodo.

Come scegliere le classi merceologiche in modo efficace

Per una corretta selezione delle classi merceologiche, è consigliabile:

• Analizzare il core business della propria attività, identificando le classi più pertinenti ai propri prodotti o servizi.

• Verificare i marchi concorrenti, per evitare conflitti e individuare eventuali strategie di protezione più ampie.

• Considerare un’espansione futura, includendo classi che potrebbero essere rilevanti per sviluppi futuri del brand.

• Evitare classi superflue, per non sostenere costi inutili e rischiare contestazioni per mancato uso effettivo.

La descrizione dei servizi al momento della richiesta di registrazione

Oltre alla scelta delle classi, è fondamentale fornire una descrizione chiara e dettagliata dei beni e servizi associati al marchio. La descrizione deve essere sufficientemente specifica per evitare ambiguità, ma non troppo restrittiva per consentire un'adeguata protezione.

La normativa italiana ed europea prevede che la descrizione dei servizi segua le linee guida dell'Accordo di Nizza. L'EUIPO ha stabilito che le descrizioni generiche possono essere accettate solo se sufficientemente chiare e precise, mentre le descrizioni troppo vaghe possono essere respinte o ridimensionate.

Numerosi precedenti giurisprudenziali italiani ed europei hanno chiarito l'importanza di una corretta scelta delle classi merceologiche e della descrizione dei servizi, confermando che una descrizione troppo generica può compromettere la validità della registrazione del marchio.

Nello specifico, la Corte di Giustizia Europea, intervenuta più volte sulla questione, ha affermato per esempio che l’uso generico dei titoli delle classi di Nizza non fornisce automaticamente protezione per tutti i beni e servizi della classe, ma l’impresa deve specificare esattamente per quali beni o servizi richiede la protezione, al fine di permettere a terzi di comprendere con esattezza l’ambito di tutela del marchio (Sentenza IP Translator C-307/10).

La stessa Corte di Giustizia Europea ha, inoltre, ribadito che una descrizione troppo ampia o vaga può rendere il marchio parzialmente o totalmente nullo (Caso Sky v. SkyKick C-371/18). 

Conclusioni

La scelta delle classi merceologiche e la descrizione dei servizi sono aspetti cruciali nella registrazione di un marchio, che devono essere valutati attentamente anche da un freelance che voglia proteggere il proprio marchio.

Un'accurata selezione delle classi permette di ottenere una protezione efficace, evitando contestazioni e garantendo una copertura adeguata. Affidarsi a professionisti esperti in materia di proprietà intellettuale può fare la differenza nella tutela del proprio brand e nel successo commerciale a lungo termine.

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