Registrare un marchio in Italia tramite l'UIBM o la Camera di Commercio richiede una serie di verifiche preliminari per accertarsi che la domanda venga accettata e che il marchio non leda i diritti di terzi.
Di seguito una breve guida sulla procedura e sui passi necessari al fine di ottenere la registrazione del proprio marchio.
Cos'è il marchio registrato
Un soggetto può procedere a registrare un marchio al fine di acquistare l’esclusiva sull’uso di quel determinato segno per determinati prodotti o servizi e per impedirne l'utilizzo da parte di terzi.
L'art. 7 del Codice della Proprietà Intellettuale, cosiddetto “CPI” (D. Lgs. n. 30/2005), fornisce la definizione di marchio registrato.
"Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:
a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare."
Procedura per la registrazione del marchio
In Italia la registrazione di un marchio può essere richiesta sia da persone fisiche sia da persone giuridiche, quindi freelance e professionisti, ditte individuali, società e associazioni.
Il deposito della domanda può avvenire telematicamente presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) oppure in modalità cartacea presso la Camera di Commercio.
L’UIBM procede ad un esame formale della domanda, in particolare tramite:
- verifica di ricevibilità, per accertare che la domanda sia stata compilata negli elementi essenziali e che siano state pagate le tasse previste;
- esame di merito, per accertare che il marchio abbia i requisiti di legge e che i prodotti e servizi di cui si chiede protezione siano correttamente indicati e appartenenti alla classe richiesta.
L'UIBM non procede invece a un controllo sull'esistenza di eventuali marchi simili a quello di cui alla domanda: di conseguenza, per evitare il rischio di azioni legali da parte di terzi interessati, è indispensabile procedere preliminarmente alla ricerca di anteriorità.
In sintesi, pertanto, prima di presentare la domanda di registrazione è necessario:
- assicurarsi che la domanda sia conforme alla normativa vigente e che il futuro marchio possegga tutti i requisiti previsti;
- selezionare le classi della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi (Classificazione di Nizza) per le quali si vuole tutelare il marchio;
- effettuare una ricerca di anteriorità, per verificare che non si stiano violando diritti altrui e che il marchio sia nuovo e non confondibile.
Allo stesso modo, a seguito del deposito, è molto utile controllare eventuali domande da parte di terzi di nuovi marchi successivi in violazione al proprio marchio depositato oppure che creano confusione con esso.
La domanda, verificata dall'UIBM, viene poi pubblicata sul bollettino delle domande registrabili e chiunque abbia titolo può opporsi alla registrazione presentando opposizione alla registrazione del marchio entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda. Una volta decorsi i termini previsti in assenza di opposizioni, la domanda viene registrata.
Il marchio ha una validità 10 anni dal deposito della domanda e può essere rinnovato ogni 10 anni all’infinito. La domanda di rinnovo può essere effettuata già a partire da 12 mesi prima della scadenza e deve essere effettuata in ogni caso entro il termine di 6 mesi dalla scadenza dei 10 anni. Oltre tale termine il marchio non è più rinnovabile e sarà necessario presentare una nuova domanda di marchio.
In sede di rinnovo, il marchio deve essere identico a quello che si rinnova: non è possibile modificare la grafica o aumentare le classi, è possibile invece la riduzione delle classi.
In conclusione, è opportuno che l’interessato alla registrazione di un marchio si rivolga a un esperto per l’inoltro della domanda, in modo da avere una maggiore sicurezza sulla correttezza delle formalità da eseguire, un costante monitoraggio dello status della pratica e soprattutto per impostare una corretta strategia mediante l’individuazione delle giuste classi merceologiche e la corretta descrizione dei prodotti o dei servizi, in base alle necessità e al potenziale di crescita dell'azienda interessata.
Per procedere alla registrazione di un marchio contattaci all'indirizzo email info@cplegalstudio.com o tramite il modulo contatti.
Ulteriori approfondimenti sulla registrazione del marchio nell'Area Riservata del nostro sito.